The Domain Name as a Distinctive Sign in the Andean Community
SUMARIO: I. El nombre de dominio como signo distintivo II. Los criterios del Tribunal Andino para resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas III. Conclusiones. IV. Referencias bibliográficas
I. El nombre de dominio como signo distintivo
Los nombres de dominio son direcciones de Internet fáciles de recordar que generalmente se usan para identificar sitios web (OMPI). Cumplen doble función: una localizadora y una distintiva. De acuerdo con su función localizadora, permiten identificar un sitio de Internet, lo cual plantea el problema de atribuir efectos normativos a una persona determinada. Según su función distintiva, suscitan una problemática doble, por una parte, es necesario protegerlos contra su uso no autorizado por terceros como signos distintivos autónomo; mientras que, por otra parte, se debe proteger a los signos distintivos anteriores[1] contra su utilización como nombres de dominio (MOURA, p. 181).
Los nombres de dominio se encuentran subordinados a dos importantes principios. El primero es aquel de la unicidad, conforme al cual cada nombre de dominio solo puede ser registrado una única vez, a fin de cumplir con su función localizadora. El segundo principio es el referido a la prioridad temporal (first come, first served), según el cual quien solicite primero un nombre de dominio es quien obtiene el registro. En virtud de ambos principios, los titulares de nombres de dominio tienen en la actualidad un monopolio de hecho, de alcance universal, sobre un bien intelectual (Moura, pp. 183-185).
Inicialmente, la función de los nombres de dominio consistía únicamente en hacer posible la localización de sitios web por parte de los usuarios de Internet; sin embargo, actualmente, gracias a la notoria expansión del comercio electrónico, ciertos signos distintivos han devenido signos distintivos de actividades económicas (Dambrosio, 2005).
Si bien los nombres de dominio no constituyen propiamente un título de propiedad intelectual; con el paso del tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse en signos distintivos de actividades económicas: numerosas empresas los utilizan hoy en día para identificarse a sí mismas, a los productos y servicios que comercializan en la red, así como para distinguirse de la competencia (Moura, p. 180).
En tal virtud, ciertos autores manifiestan que los nombres de dominio podrían ser considerados “signos distintivos atípicos”, entendimiento que ha sido recogido por numerosa jurisprudencia comparada. En ese sentido, es pertinente mencionar el Codice della proprietà industriale en Italia, sobre cuya base se dictaron las Sentencias N° 17692/09 y 12562/02 de la Corte di Cassazione (Carrascal, 2018). Asimismo, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina (CAN)[2], ha manifestado que los nombres de dominio son “signos distintivos sui generis atípicos” (TJCA, 2019, 2022).
Lo anterior, seguiría la línea establecida por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Paeffgen c. Alemania (CEDH, 2007). En su pronunciamiento, el Tribunal de Estrasburgo resolvió que la medida cuestionada equivalía de hecho a una injerencia en la “posesión” del solicitante, reconociendo de esta manera que los nombres de dominio se benefician de la protección del artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[3], referido al derecho de propiedad[4]. Al respecto, es preciso indicar que la empresa Paeffgen Gmbh, titular de los nombres de dominio cuya cancelación se requería por presuntamente infringir derechos comerciales y marcarios de terceros, alegó que la prohibición absoluta de utilizar sus nombres de dominio y el deber de solicitar su cancelación, en lugar de simplemente imponer el deber de abstenerse de una vulneración específica de los derechos de los demandantes, interfería desproporcionadamente con su derecho de propiedad en virtud del artículo 1 del referido Protocolo Adicional (Geiger, 2018).
II. Los criterios del Tribunal Andino para resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas
A nivel comunitario andino, contamos con una normativa supranacional[5] armonizada de propiedad intelectual, la cual se rige por los siguientes regímenes comunes: (i) el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de las Variedades Vegetales (Decisión 345)[6]; (ii) el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351)[7]; (iii) el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos[8] (Decisión 391); (iv); y, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En relación con este último, actualmente se encuentra vigente la Decisión 486[9] de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual sustituyó a la Decisión 344[10], que reemplazó a la Decisión 313[11], que a su vez a sustituyó a la Decisión 85[12] de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Entre los bienes intangibles protegidos por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial se encuentran las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los diseños industriales, los signos distintivos (e.g., marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas e indicaciones geográficas) e incluso, mediante la protección contra la competencia desleal, los secretos empresariales (Indacochea, p. 227).
En relación con los signos distintivos, es preciso admitir que, gracias a disposiciones como la prevista en el artículo 147 de la Decisión 486, que consagra la figura de la “oposición andina”[13], se ha logrado erigir un verdadero mercado marcario común en la CAN. Otra disposición de trascendental importancia la constituye el artículo 233[14] de la Decisión 486, que trata sobre el conflicto entre un nombre de dominio y un signo distintivo notoriamente conocido anterior.
Esta última disposición fue citada por el TJCA en las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 578-IP-2016 (TJCA, 2019, p. 18) y el Proceso 140-IP-2021 (TJCA, 2022, p. 49), al desarrollar la temática referida a “Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial”. En dicho acápite, el órgano jurisdiccional comunitario estableció criterios no taxativos a efectos de determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido, así como criterios para resolver estos conflictos[15], advirtiendo que no serán de aplicación si el conflicto se da con una “marca renombrada”[16]. De igual manera, estableció criterios no taxativos en relación con la determinación de actos de competencia desleal[17].
La novedad introducida en la interpretación prejudicial recientemente emitida en el precitado Proceso 140-IP-2021, es aquella relativa a la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial. En dicho pronunciamiento reciente, el TJCA, además de advertir que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, establece el criterio de la individualización del beneficiario de la actividad económica, basándose en el principio de primacía de la realidad en materia probatoria. Así, el Tribunal Andino concluye señalando que al indicio que representa dicha individualización pueden sumársele otros indicios que permitan a la autoridad determinar que el beneficiario de la actividad económica es el que ha cometido la infracción marcaria (TJCA, 2022, pp. 53-54).
III. Conclusiones
En virtud de lo expuesto anteriormente, es posible concluir que los nombres de dominio pueden ser usados como signos distintivos y, por tanto, también pueden entrar en conflicto con signos distintivos anteriores. Por consiguiente, el TJCA ha establecido criterios no taxativos que deben ser tomados en consideración a efectos de solucionar tales conflictos.
Como acertadamente concluye el TJCA en la interpretación prejudicial recientemente pronunciada en el marco del Proceso 140-IP-2021, lo relevante es identificar o individualizar al beneficiario de la comercialización de los bienes y servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio en conflicto con el signo distintivo anterior.
IV. Referencias bibliográficas
CARRASCAL, Ben R. (2018). Nomi di dominio: il quadro normativo italiano. Cyberlaws. Recuperado el 19 de junio de 2022, de: https://www.cyberlaws.it/2018/nomi-a-dominio-il-quadro-normativo-italiano/.
CEDH (2007). Paeffgen Gmbh c. Alemania – 25379/04, 21688/05, 21722/05 y 21770/05. Decisión del 18 de septiembre de 2007, párr. 1.
DAMBROSIO, Luca (2005). La natura giuridica del nome di dominio. En: VACCÀ, Cesare (director). Nomi di dominio, marchi et copyright. Proprietà Intellettuale es Industrialr in Internet. Milán: Giuffrè, pp. 3 y ss.
GEIGER, Christophe; IZYUMENKO, Elena (2018). Intellectual Property before the European Court of Human Rights. En: Christophe Geiger et al. (editores). Intellectual Property and the Judiciary. EIPIN series Vol. 4, Cheltenham (UK)/Northampton, MA (USA): Edward Elgar Publishing, pp. 9-90., esp. pp. 22-23. Recuperado el 19 de junio de 2022, de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3116752.
INDACOCHEA JAUREGUI, Juan Manuel (2019). La distinción entre marca renombrada y marca notoria: Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del derecho comparado. En: Hugo Gómez et al. (directores). Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina – A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina, Sección II: Propiedad Industrial. Quito: AEPI, pp. 217-270. Recuperado el 19 de junio de 2022, de: https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Desafios_PI.pdf.
MOURA VICENTE, Dário (2009). La propriété intellectuelle en droit internaitonal privé. Leiden – Boston: Académie de Droit International de La Haye, pp. 180-186.
OMPI. Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet. WIPO. Recuperado el 19 de junio de 2022, de: https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1.
TJCA (2019). Proceso 578-IP-2016, publicado en la G.O.A.C. N° 3565 del 19 de marzo de 2019, pp. 2-33, esp. pp. 17-22.
TJCA (2022). Proceso 140-IP-2021, publicado en la G.O.A.C. N° 4476 del 25 de mayo de 2022, pp. 31-57, esp., 49-54.
[1] La explotación de un nombre de dominio puede configurar una infracción marcaria, actividad conocida como ocupación ilegal del ciberespacio o ciberocupación.
[2] Acuerdo de Cartagena (Acuerdo de Integración Subregional Andino), codificado por la Decisión N° 563, publicada en la G.O.A.C. N° 940 del 1 de julio de 2003:
“Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina.”
[3] Protocolo Adicional al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952:
“Artículo 1. Protección de la propiedad.
Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional.
[…]”.
[4] Al respecto, cabe mencionar que la CEDH ya ha admitido la calidad de derecho de propiedad de diversos derechos de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, ha establecido que, según el artículo 1 del Primer Protocolo Adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos, el término «bienes» incluye: (i) los derechos de autor (CEDH, 29 de enero de 2008, 19247/03, Balan c. Moldavia); (ii) las patentes (CEDH, 4 de octubre 1990, 12633/87, Smith Kline y French Lab. c. Países Bajos); y, (iii) las marcas (CEDH, 11 de enero 2007, 73049/01, Anheuser-Busch c. Portugal).
[5] La supranacionalidad se da en virtud del principio de primacía o preeminencia que rige el ordenamiento jurídico de la CAN, según el cual, en caso de conflicto entre una norma comunitaria y una nacional, debe prevalecer la primera y dejar de aplicarse la segunda.
[6] Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993.
[7] Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993.
[8] Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996.
[9] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000, vigente a partir del 1 de diciembre de 2000.
[10] Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994.
[11] Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 del 14 de febrero de 1992.
[12] Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, publicada el 5 de junio de 1974.
[13] Ver, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales del TJCA emitidas en el Proceso 664-IP-2015, publicado en la G.O.A.C. N° 2866 del 10 de noviembre de 2016; y, en el Proceso 76-IP-2020, publicado en la G.O.A.C. N° 4005 del 18 de junio de 2020.
[14] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”:
“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”
[15] Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero. Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos: (i) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio. (ii) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe.
[16] Ver, respecto a la distinción entre una marca notoria y una renombrada, INDACOCHEA (pp. 229 y ss.). Ver también, las interpretaciones prejudiciales del TJCA pronunciadas en el Proceso 50-IP-2017, publicado en la G.O.A.C. N° 3063 del 7 de julio de 2017, p. 20, pie de página 33; en el Proceso 49-IP-2018, publicado en la G.O.A.C. N° 3388 del 3 de octubre de 2018, p. 32 y ss.; y, en el Proceso 619-IP-2019, publicado en la G.O.A.C. N° 4087 del 13 de octubre de 2020, pp. 33 y ss.
[17] (i) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor. (ii) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.
