Andrea Jiménez Garay[1]
En el 2016, el estudio sobre el impacto económico del uso y administración de las marcas en América Latina, realizado por la International Trademark Association y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, en cinco países de la región, reveló que en el Perú el registro de marcas contribuía en 8% al empleo, 19% a la actividad económica (valor agregado), 21% a las importaciones, 5% a las exportaciones y 21% a la diferencia salarial[2]. Asimismo, el estudio reveló que las actividades económicas con uso intensivo de marcas pagaban sueldos más altos de hasta 25% en Perú, 20% Panamá, y 14% en Colombia[3].
En el 2020, la pandemia por el COVID-19 impulsó exponencialmente la innovación a nivel global, en particular en el sector salud, según el Índice Mundial de Innovación de 2020[4], lo cual tuvo un impacto en el incremento de registros de marcas para los productos y servicios relacionados. Sin embargo, la situación fue distinta para otros sectores e industrias, que se paralizaron como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos, las cuales han tenido que afrontar una fuerte crisis económica. De acuerdo a las cifras publicadas por el INDECOPI, en el 2020, se iniciaron 27,088[5] procedimientos de registros de marcas de productos y servicios; es decir, una cifra inferior a la del 2019 (37,466[6]) y 2018 (35,059[7]).
El impacto económico de los registros de marcas[8] es reflejo de la importancia de las mismas para el éxito y/o desenvolvimiento de una actividad empresarial, toda vez que las marcas son uno de los principales activos de las empresas, que cumplen un rol identificador y diferenciador en el mercado, reduciendo los costos de transacción (principalmente costos de búsqueda) de los consumidores, orientando su elección y preferencia a una oferta determinada, y protegiéndolos al brindarles una herramienta que les permita identificar el origen y la procedencia de un determinado producto o servicio, evitando que estos sean engañados o confundidos.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCAN) ha señalado que la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad de todo empresario de diferenciar e individualizar los productos o servicios que elabora y presta, y deben ser comercializados en un mercado de libre competencia[9]. En ese sentido, para que las marcas cumplan su función identificadora y diferenciadora deben ser utilizadas en el mercado.
Para Fernández Novoa, el uso obligatorio de las marcas tiene una finalidad esencial y una funcional. Esencial, porque permite que la marca se consolide como un bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores, acercando el contenido formal del registro a la realidad concreta de utilización de las marcas en el mercado. Y, funcional, porque permite descongestionar el registro de marcas que estando inscritas no son utilizadas en el mercado (denominado en doctrina como bancos de marcas defensivas), facilitando el tráfico comercial, al permitir que nuevos agentes del mercado puedan acceder a ellas[1].
En ese sentido, la cancelación de registros de marcas por falta de uso es una herramienta importante; sobre todo, en un sistema atributivo de derechos como el que establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable en Perú. Sobre el particular, la cancelación por falta de uso se regula en los artículos 165 al 170 de la referida Decisión 486, y artículos 71 y 72 del Decreto Legislativo 1075. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) ha emitido dos precedentes de observancia obligatoria vigentes, dispuestos por:
- Por Resolución No. 2076-2016/TPI-INDECOPI, que modificó el precedente de observancia obligatoria establecido por Resolución 1183-2015/TPI-INDECOPI, referido a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 (cancelación parcial de marcas), publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 6 de setiembre de 2016.
- Por Resolución No. 0410-2020/TPI-INDECOPI, referida a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso, publicada en el Diario Oficial El Peruano, -recientemente- el 5 de febrero de 2021.
Por otro lado, si bien la acción de cancelación es aplicable a marcas tradicionales (gráficas, denominativas y mixtas), y no tradicionales (sonoras, olfativas, hologramas, táctiles, entre otras), para efectos del presente artículo, nos enfocaremos únicamente en las marcas tradicionales, no sin mencionar qué resultaría interesante analizar los criterios aplicables a la cancelación por falta de uso de marcas no tradicionales, pues en ninguno de los precedentes se hace esta distinción.
Dicho esto, y entendiendo la importancia de las marcas y la cancelación por falta de uso, a continuación analizaremos los criterios de valoración de medios probatorios en los procedimientos de cancelación por falta de uso, en virtud del referido precedente recientemente publicado el 5 de febrero de 2021:
I. Criterios de valoración de medios probatorios en una cancelación de marca por falta de uso
De acuerdo a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, de cualquiera de los países de la Comunidad Andina, cumpliendo con los siguientes requisitos:
- La marca utilizada debe ser idéntica o sustancialmente similar a la marca registrada; es decir, que las posibles diferencias sean exclusivamente en detalles, pero que no afecten su carácter distintivo, conforme al tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.
- La marca utilizada debe identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue; pudiendo ser cancelada parcialmente (para aquellos productos o servicios cuyo uso no ha sido acreditado), de acuerdo al tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
- Los productos o servicios distinguidos por la marca deben haber sido puestos en el comercio o encontrarse disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a su naturaleza (productos de consumo masivo, entre otros), y de acuerdo a su modo de comercialización.
Al respecto, según lo dispone la Sala, en el precedente en comentario, para la evaluación del segundo y tercer criterio es necesario que se acredite el cumplimiento del primero. Sobre el primer criterio, el segundo numeral de la parte resolutiva del precedente en comentario, la Sala señaló que en el caso de marcas derivadas: «(…) el titular tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada registro es independiente uno
del otro no es posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certificados».
Asimismo, en el desarrollo de la Resolución que se constituye como precedente, en el caso de marcas derivadas, la Sala consideró que:
- No solo es necesario probar el uso del elemento distintivo común, sino de los elementos adicionales de cada una de ellas.
- No es posible probar el uso de dos o más marcas derivadas con los mismos medios probatorios, toda vez que se tratan de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común.
Por otro lado, la Sala establece como una excepción a los criterios referidos que, el titular de la marca pruebe que se trata de un uso simultáneo o conjunto de marcas, o se traten de marcas idénticas o sustancialmente similares.
La razón de la Sala -para establecer los criterios señalados- fue que los elementos diferentes de las marcas derivadas, son distintivos; pues estos son los que permiten diferenciarlas e hicieron posible su registro (caso contrario, se hubiesen denegado por duplicidad).
Sobre el particular, discrepamos con la Sala, pues consideramos que lo establecido en el precedente en comentario contradice lo dispuesto en el último párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que permite acreditar el uso de una marca registrada con pruebas que reflejen el uso de una marca similar, cuyas diferencias no sean sustanciales, sino únicamente de detalle. Es decir, a diferencia de lo que se dispone en el precedente, permite probar con los mismos medios probatorios el uso de dos o más marcas derivadas.
Para sustentar nuestra posición, hacemos referencia al concepto de marcas derivadas desarrollada jurisprudencialmente por el TJCAN, según el cual se definen como «(…) aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan»[1].
Así pues, el TJCAN -ante la ausencia de una definición por parte de la Decisión 486- recoge el concepto doctrinario de las marcas derivadas según el cual estas son “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios»[2].
En otras palabras, para que un signo sea considerado una marca derivada, los elementos que la diferencien del signo registrado previamente deben ser no sustanciales, y únicamente de detalle. Por tanto, en un procedimiento de cancelación por falta de uso, a ellas se puede aplicar el último párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.
A nuestro criterio, las marcas derivadas son una especie del género de familia de marcas, la cual puede estar conformada por marcas que compartan un elemento común, pero que adicionalmente contengan elementos diferenciadores sustanciales, y distingan productos de las mismas clases. En ese sentido, una familia de marcas podrá estar compuesta por marcas derivadas, o marcas que no siendo derivadas comparten un elemento distintivo común. En efecto, según lo desarrollado por el TJCAN «una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial»[3]. Lo anterior ha sido recogido por la Sala en reiterada jurisprudencia.
La diferencia entre la familia de marcas y las marcas derivadas, ha sido recogida por el TJCAN, de la siguiente manera:
«La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.
Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente , e todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicitada para productos distintitos a los que protege la misma primigeniamente, aunque sean conexos»[1].
En consecuencia, la falta de análisis y diferenciación entre los conceptos de familia de marcas y marcas derivadas, generó que se establezca un precedente de observancia obligatoria contradictorio a lo establecido por el artículo 166 de la Decisión 486; y, por tanto, inaplicable. Consideramos que la intención de la Sala fue que se aplique el criterio establecido a la familia de marcas compuesta por signos que además de compartir un elemento distintivo común, contienen otros elementos sustanciales que las diferencian, sin embargo, eso no es lo que se dispuso en el precedente en comentario. Y, la excepción planteada por la Sala, no es suficiente para subsanar el incorrecto uso del concepto de marcas derivadas.
En consecuencia, el INDECOPI -a pesar de lo dispuesto en el precedente de la Sala- al momento de merituar las pruebas en un procedimiento de cancelación, deberá analizar si el signo usado es una marca derivada; o, es una marca que no siendo derivada es parte de una familia de marcas. De concluir que se trata de una marca derivada, por concepto, los elementos que la diferencian de la marca registrada cuya cancelación se pretende no son sustanciales, sino únicamente de detalle, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486; y, por tanto, se podría acreditar el uso de una o más marcas derivadas con las mismas pruebas.
Ahora bien, ¿qué sucede con un signo mixto y uno denominativo? De acuerdo a lo señalado por el TJCAN[2], en reiterada jurisprudencia, para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir que afecta su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es el elemento preponderante del signo; en otras palabras, el que le otorga distintivdad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales; por lo que, de acuerdo al artículo 166 debería permitirse acreditar el uso de una marca denominativa con pruebas que acrediten el uso de un signo mixto, siempre que el elemento preponderante de este sea únicamente el denominativo (por ejemplo, una marca denominativa más grafía especia).
Finalmente, en relación al tercer requisito, el TJCAN[3] ha establecido que para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado los productos y/o servicios bajo la marca en cuestión; es decir, que lo mismos fueron ofrecidos a los consumidores. Así pues, el TJCAN señala que el sentido de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados o en el éxito comercial de su negocio.
II. Medios probatorios
Por otro lado, en el precedente en comentario la Sala desarrolla qué medios probatorios son idóneos para acreditar el uso de una marca de la siguiente manera:
En el caso de las marcas de producto, señala que tendrán un mayor valor probatorio los documentos contables (facturas, boletas de venta, entre otros) que demuestren la venta de los productos o el uso efectivo de la marca en cuestión. Asimismo, indica que de manera complementaria el titular del registro podrá presentar: i) la muestra física, envoltura o etiqueta del producto siempre que se acredite su fecha de producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado; y, ii) catálogos o documentos de publicidad, también fechados.
En el caso de las marcas de servicio, la Sala señala que puede limitarse a probar el uso de las mismas a través de publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado). Lo anterior, sin perjuicio de los documentos contables que puedan presentarse como facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, entre otros. Es decir, en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene -en principio- un mayor valor probatorio que en el de las marcas de producto. No obstante, el INDECOPI evaluará si los documentos de publicidad presentados resultan suficientes para acreditar que la marca identifica un origen empresarial determinado.
II. Comentarios finales
En consecuencia, consideramos que el precedente publicado recientemente por la Sala es un intento por abordar el problema del denominado banco de marcas defensivas; con la finalidad de descongestionar el registro de marcas, cancelando aquellas que no se encuentran utilizadas en el mercado. Sin embargo, conforme a lo expuesto, el extremo del precedente que considera que no se puede acreditar el uso de dos o más marcas derivadas con los mismos medios probatorios resulta inaplicable, al ser contradictorio con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión.
Por otro lado, consideramos que el extremo del precedente por el cual se desarrolla el valor probatorio de los documentos que se presenten, en relación a si se trata de una marca de producto o servicio, son una contribución para crear certeza de los medios idóneos para acreditar una marca.
REFERENCIAS
[1] Abogada licenciada por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como Asociada del área de Propiedad Intelectual en el Estudio Echecopar – Asociado a Baker &Mackenzie Internacional; y como miembro de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico.
[2] El Economista. El impacto de las marcas en 5 economías de América Latina. Ver: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-impacto-de-las-marcas-en-5-economias-de-America-Latina-20161215-0115.html..
[3] Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC). Impacto positivo del uso intensivo de las marcas en la economía de América Latina. Ver:https://www.sic.gov.co/ruta-pi/impacto-positivo-del-uso-intensivo-de-las-marcas-en-la-econom%C3%ADa-de-latam.
Fundación De Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 2016. Las marcas en América Latina Estudio del impacto económico en cinco países de la región (Chile, Colombia, México, Panamá y Perú). Documento recuperado en: http://www.inta.org/Communications/Documents/Latin_America_Impact_Study_ES_121216.pdf
[4] Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, Cornell SC Johnson College of Business and INSEAD, 2020. Global Innovation Index 2020. who will finance innovation?. Documento recuperado en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
[5] INDECOPI, 2020. Anuario de Estadísticas Institucionales 2020. Documento Recuperado en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/IV+trim+20.pdf/4feccd2e-00e2-6acd-c154-d7b07e8ac231.
[6] INDECOPI, 2019. Anuario de Estadísticas Institucionales 2019. Documento Recuperado en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/Anuario+2019.pdf/4b6f30a2-86bc-4f3e-8add-fd21a32c0e0d.
[7] INDECOPI, 2018. Anuario de Estadísticas Institucionales 2018. Documento Recuperado en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/Anuario+2018+GEE+%281%29.pdf/687ebdbe-6e9c-9bbd-8d1a-53765bd4af5d
[8] INDECOPI, 2020. Anuario de Estadísticas Institucionales 2020. Documento Recuperado en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/IV+trim+20.pdf/4feccd2e-00e2-6acd-c154-d7b07e8ac231
[9] Proceso 1-IP-87; Proceso 17-IP-96; Proceso 93-IP-2004, entre otros.
[10] FERNANDEZ-NOVOA, Carlos (2001). Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid. pp. 453.
[11] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales, como por ejemplo: 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, y 12-IP-2014 del 14 de marzo de 2021.
[12] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales, como por ejemplo: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005, y 12-IP-2014 del 14 de marzo de 2021; extraído de Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado por el TJCAN en el Proceso 95-IP-2002.
[13] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales, como por ejemplo: 92-IP-2019 del 26 de julio de 2019, y 53-IP-2015 del 19 de agosto de 2015.
[14] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2018). Interpretación Prejudicial del Proceso 580-IP-2018.
[15] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020). Interpretación Prejudicial Proceso 40-IP-2020.
[16] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020). Interpretación Prejudicial del Proceso 244-IP-2015.
